非形状、构造类技术特征不等同于方法特征和材料特征_民商法学_法学_法学论文_论文指导

非形状、构造类技术特征不等同于方法特征和材料特征
--再审申请人谭熙宁与被申请人镇江新区恒达硅胶有限公司侵害实用新型专利权纠纷案
民商法曹凤梅
摘要：非形状、构造类技术特征出自司法机关的审判指南，作为司法机关认定专利侵权及现有技术抗辩的指引；方法特征和材料特征出自专利审查指南，关系到实用新型专利授权确权阶段的审查标准。两者的主旨要义存在重叠但并不等同，重叠要义可采用贡献说进行解释；在贡献说的基础上，最高法院的指导意见与侵权认定的全面覆盖原则以及授权确权程序的审查标准并不矛盾。
关键词：非形状、构造类技术特征、方法特征、材料特征、贡献说
在最高人民法院知识产权案件年度报告（2017）摘要发布的指导案例【（2017）最高法民申3712号】中，最高人民法院指出，实用新型专利的非形状构造类技术特征在认定现有技术抗辩时原则上不予考虑。目前的普遍观点认为此处的非形状构造类技术特征等同于材料特征和方法特征，从而得出该指导意见与侵权认定的全面覆盖原则以及授权确权程序的审查标准矛盾（或者属于特例）。笔者认为有必要从该指导意见的主旨要义出发，重新审视最高法院的指导意见的合理性。
笔者将从“实用新型专利的现有技术抗辩”、“非形状构造类技术特征”两个关键词入手结合该指导案例的具体案情，解读“原则上不予考虑”的理由。
1现有技术抗辩
根据专利法六十二条的规定，现有技术抗辩应该类比适用新颖性判断原则，即：（1）单独对比；（2）完全相同或者有区别，但该区别仅属于惯用技术手段的直接置换。但是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条的规定相比专利法六十二条加了“无实质性差异”的标准，该标准显然宽于新颖性判断中“惯有手段的直接置换”的概念，如何判断被控侵权技术与现有技术“无实质性差异”，可谓众说纷纭[1]。
但是笔者认为“无实质性差异”的判断标准最宽也只能限于适用“创造性”判断标准，那么不管现有技术抗辩是适用新颖性判断标准还是创造性判断标准，根据专利审查指南的规定[2]：在实用新型专利新创性审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。两者结合推理得出：在实用新型专利的现有技术抗辩过程中，应当考虑材料特征和方法特征。该结论与最高院发布的指导意见是否矛盾呢？关键在于“材料特征和方法特征”是否等同于“非形状构造类技术特征”。
2方法特征和材料特征vs非形状、构造类技术特征
2.1方法特征和材料特征
审查指南中并没有对“材料特征和方法特征”给出准确的定义。笔者在此总结了审查指南中的相关规定[3]：
（1）实用新型专利的权利要求中可以使用已知方法的名称和已知材料的名称限定产品的形状、构造。
（2）复合层可以认为是产品的构造，产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。
笔者认为：实用新型权利要求中的材料特征和方法特征是指已知材料和已知方法；对于已知材料特征，包括材料的成分、结构及其制备方法等特征。对于已知材料特征，特别指出复合层可以认为是构造类特征，关于这一点，笔者认为：复合层体现了相邻两层的相互关系，基本符合审查指南中关于机械构造的判断标准，即机械构造是指构成产品的零部件的连接关系[2]；因此，即便复合层属于材料特征，但同时具备结构特征，且体现的是产品零部件间连接关系的结构特征，所以可以被认为是构造类特征。由此得出：材料的成分特征不属于构造类特征，但并不是所有的材料特征均不属于构造类特征。

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